浅议专利分案申请制度

一、前言

在经济全球化的大背景下，面对存量的市场份额，同行业内的创新主体的竞争越来越激烈，知识产权作为企业的重要竞争手段，一方面可以通过“跑马圈地”尽可能大的建立自身的专利壁垒，另一方面可以通过专利来驱赶进入自身领地的“入侵者”；企业要实现这种专利竞争优势，前期少不了对自身研发创新进行有策略的专利布局和保护，在对创新技术进行专利保护的过程中，可以根据不同情况选择合适的方式进行专利申请，专利的分案申请就是其中的方式之一，下面笔者介绍一下专利的分案申请制度。

二、专利分案申请的提出途径

专利的分案申请可以主动提出，也可以被动提出，这两种方式的适用场景有所差别，专利分案申请的主动提出是在专利经过审查满足授权条件后，在下发授予专利权通知书后的特定期限内提出，其是将原来的母案专利中权利要求保护的多个发明创造主动拆分成多个分案，因为其已经通过前期的实质审查，所以后面的分案专利基本可以授权，通过这个操作，能够满足创新主体想要获得更多的有效专利数量的需求，同时还能根据自身对专利的检索发现，主动对分案专利的保护范围进行调整，以得到稳定性更高的分案专利。

其对应的法律法规为：

《专利法实施细则》第四十二条第一款，一件专利申请包括两项以上的发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在收到国务院专利行政部门对原申请作出授予专利权通知书之日起两个月期限（即办理登记手续的期限）届满之前向国务院专利行政部门提出分案申请；但是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请。

专利的分案申请也可以被动提出，其一般是为了克服专利实质审查中的单一性问题而进行的，因为一个专利只能保护一个总的发明构思，当一个专利中存在多个发明构思时，那么这个专利就存在单一性问题，此时，审查员会下发审查意见通知，申请人为了克服单一性缺陷而需要进行被动修改，此时，就是专利分案申请的被动提出场景，最终，将母案的保护范围只保留一个总的发明构思，其他技术方案则形成了分案，克服了专利的单一性缺陷。其对应的法律法规为：

《专利法》第三十一条：一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或实用新型，可以作为一件申请提出。一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。同一产品两项以上的相似外观设计，或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计，可以作为一件申请提出。

《专利法实施细则》第三十四条，依照专利法第三十一条第一款规定，可以作为一件专利申请提出的属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，应当在技术上相互关联，包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征，其中特定技术特征是指每一项发明或者实用新型作为整体，对现有技术作出贡献的技术特征。

针对分案申请，不管是主动提出还是被动提出，分案申请的保护范围都不能超出母案的记载范围，分案申请的权利要求不能超出母案说明书的范围，分案申请的权利要求需要得到母案说明书的充分支撑，如果分案申请说明书在母案的基础上作出较大修改，使得本领域技术人员基于修改后的说明书获得的技术信息发生改变，进而影响到对权利要求技术方案的理解，使得分案申请的权利要求涵盖了超出母案记载范围的其它技术方案，则该权利要求因超范围而应予无效，避免其获得的权利与其在母案申请日时对现有技术做出的贡献不相匹配。

分案专利需要满足专利法实施细则第四十三条第一款的规定：依照本细则第四十二条规定提出的分案申请，可以保留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日，但是不得超出原申请记载的范围。

三、案例介绍

那么如何判断分案申请是否超出原申请记载的范围呢，下面笔者通过一个无效案件进行说明。

涉案专利是申请号为201480066762.X的母案的分案申请，母案是PCT国际申请（国际申请号为PCT/CN2014/092849，国际公布号为WO2015/188559A1）进入中国国家阶段的发明专利申请，该PCT国际申请公开文本以中文公布，进入中国国家阶段的公开文本仅包括著录项目和摘要信息，故在进行修改超范围的判断时，以PCT国际申请公开文本（WO2015/188559A1）作为原申请进行比对。

通过比较涉案专利和母案的说明书可知，

母案公开的平衡车包括顶盖、内盖、底盖三层结构，内盖优选由铝合金制成，顶盖和底盖由塑料制成，顶盖和底盖固定在一起，内盖包覆在其内不外露；涉案专利通过对母案说明书进行修改增加了顶盖可以和支撑盖一体成型的方案，从而涵盖了实际为两层结构的平衡车，该增加的方案超出了母案披露的三层盖体的发明构思。

通过比较涉案专利和母案的权利要求可知，

权利要求1中的技术特征“第一支撑盖上面一体成型或者固定连接有第一顶盖，第二支撑盖上面一体成型或者固定连接有第二顶盖”未记载在母案中，也不能由母案记载的内容直接地、毫无疑义地获得，故包含上述技术特征的权利要求1的技术方案超出母案记载范围，不符合专利法实施细则第43条第1款的规定。

权利要求2-10的技术方案均包含权利要求1中上述修改超范围的技术特征，故也不符合专利法实施细则第43条第1款的规定。

独立权利要求11的技术方案通过修改母案的说明书并重新概括要求保护的技术方案，使得权利要求11的保护范围涵盖了无需顶盖、顶盖和支撑盖一体成型等超出母案记载范围且基于母案公开内容无法概括得到的技术方案，因此不符合专利法实施细则第43条第1款的规定。

基于相同的理由，权利要求12-19也不符合专利法实施细则第43条第1款的规定，最终，该分案专利被全部无效。

通过上述案例，对于判断分案申请是否超出原申请记载的范围有一个直观的认识，笔者认为，创新主体在进行研发创新的保护时，可以根据公司的发展阶段，充分考虑自身的处境和需求，选择最适合自身的方式进行专利的分案申请；并且在形成分案专利的技术方案时，需要注意技术方案修改的尺度，避免修改超范围，以提高专利布局的效率。

作者介绍：

彭宇，德赛西威   IPR