淺議專利分案申請制度

一、前言

在經濟全球化的大背景下，面對存量的市場份額，同行業內的創新主體的競爭越來越激烈，知識產權作為企業的重要競爭手段，一方面可以通過“跑馬圈地”盡可能大的建立自身的專利壁壘，另一方面可以通過專利來驅趕進入自身領地的“入侵者”；企業要實現這種專利競爭優勢，前期少不了對自身研發創新進行有策略的專利布局和保護，在對創新技術進行專利保護的過程中，可以根據不同情況選擇合適的方式進行專利申請，專利的分案申請就是其中的方式之一，下面筆者介紹一下專利的分案申請制度。

二、專利分案申請的提出途徑

專利的分案申請可以主動提出，也可以被動提出，這兩種方式的適用場景有所差別，專利分案申請的主動提出是在專利經過審查滿足授權條件後，在下發授予專利權通知書後的特定期限內提出，其是將原來的母案專利中權利要求保護的多個發明創造主動拆分成多個分案，因為其已經通過前期的實質審查，所以後面的分案專利基本可以授權，通過這個操作，能夠滿足創新主體想要獲得更多的有效專利數量的需求，同時還能根據自身對專利的檢索發現，主動對分案專利的保護範圍進行調整，以得到穩定性更高的分案專利。

其對應的法律法規為：

《專利法實施細則》第四十二條第一款，一件專利申請包括兩項以上的發明、實用新型或者外觀設計的，申請人可以在收到國務院專利行政部門對原申請作出授予專利權通知書之日起兩個月期限（即辦理登記手續的期限）屆滿之前向國務院專利行政部門提出分案申請；但是，專利申請已經被駁回、撤回或者視為撤回的，不能提出分案申請。

專利的分案申請也可以被動提出，其一般是為了克服專利實質審查中的單一性問題而進行的，因為一個專利只能保護一個總的發明構思，當一個專利中存在多個發明構思時，那麼這個專利就存在單一性問題，此時，審查員會下發審查意見通知，申請人為了克服單一性缺陷而需要進行被動修改，此時，就是專利分案申請的被動提出場景，最終，將母案的保護範圍只保留一個總的發明構思，其他技術方案則形成了分案，克服了專利的單一性缺陷。其對應的法律法規為：

《專利法》第三十一條：一件發明或者實用新型專利申請應當限於一項發明或者實用新型。屬於一個總的發明構思的兩項以上的發明或實用新型，可以作為一件申請提出。一件外觀設計專利申請應當限於一項外觀設計。同一產品兩項以上的相似外觀設計，或者用於同一類別並且成套出售或者使用的產品的兩項以上外觀設計，可以作為一件申請提出。

《專利法實施細則》第三十四條，依照專利法第三十一條第一款規定，可以作為一件專利申請提出的屬於一個總的發明構思的兩項以上的發明或者實用新型，應當在技術上相互關聯，包含一個或者多個相同或者相應的特定技術特征，其中特定技術特征是指每一項發明或者實用新型作為整體，對現有技術作出貢獻的技術特征。

針對分案申請，不管是主動提出還是被動提出，分案申請的保護範圍都不能超出母案的記載範圍，分案申請的權利要求不能超出母案說明書的範圍，分案申請的權利要求需要得到母案說明書的充分支撐，如果分案申請說明書在母案的基礎上作出較大修改，使得本領域技術人員基於修改後的說明書獲得的技術信息發生改變，進而影響到對權利要求技術方案的理解，使得分案申請的權利要求涵蓋了超出母案記載範圍的其它技術方案，則該權利要求因超範圍而應予無效，避免其獲得的權利與其在母案申請日時對現有技術做出的貢獻不相匹配。

分案專利需要滿足專利法實施細則第四十三條第一款的規定：依照本細則第四十二條規定提出的分案申請，可以保留原申請日，享有優先權的，可以保留優先權日，但是不得超出原申請記載的範圍。

三、案例介紹

那麼如何判斷分案申請是否超出原申請記載的範圍呢，下面筆者通過一個無效案件進行說明。

涉案專利是申請號為201480066762.X的母案的分案申請，母案是PCT國際申請（國際申請號為PCT/CN2014/092849，國際公布號為WO2015/188559A1）進入中國國家階段的發明專利申請，該PCT國際申請公開文本以中文公布，進入中國國家階段的公開文本僅包括著錄項目和摘要信息，故在進行修改超範圍的判斷時，以PCT國際申請公開文本（WO2015/188559A1）作為原申請進行比對。

通過比較涉案專利和母案的說明書可知，

母案公開的平衡車包括頂蓋、內蓋、底蓋三層結構，內蓋優選由鋁合金制成，頂蓋和底蓋由塑料制成，頂蓋和底蓋固定在一起，內蓋包覆在其內不外露；涉案專利通過對母案說明書進行修改增加了頂蓋可以和支撐蓋一體成型的方案，從而涵蓋了實際為兩層結構的平衡車，該增加的方案超出了母案披露的三層蓋體的發明構思。

通過比較涉案專利和母案的權利要求可知，

權利要求1中的技術特征“第一支撐蓋上面一體成型或者固定連接有第一頂蓋，第二支撐蓋上面一體成型或者固定連接有第二頂蓋”未記載在母案中，也不能由母案記載的內容直接地、毫無疑義地獲得，故包含上述技術特征的權利要求1的技術方案超出母案記載範圍，不符合專利法實施細則第43條第1款的規定。

權利要求2-10的技術方案均包含權利要求1中上述修改超範圍的技術特征，故也不符合專利法實施細則第43條第1款的規定。

獨立權利要求11的技術方案通過修改母案的說明書並重新概括要求保護的技術方案，使得權利要求11的保護範圍涵蓋了無需頂蓋、頂蓋和支撐蓋一體成型等超出母案記載範圍且基於母案公開內容無法概括得到的技術方案，因此不符合專利法實施細則第43條第1款的規定。

基於相同的理由，權利要求12-19也不符合專利法實施細則第43條第1款的規定，最終，該分案專利被全部無效。

通過上述案例，對於判斷分案申請是否超出原申請記載的範圍有一個直觀的認識，筆者認為，創新主體在進行研發創新的保護時，可以根據公司的發展階段，充分考慮自身的處境和需求，選擇最適合自身的方式進行專利的分案申請；並且在形成分案專利的技術方案時，需要注意技術方案修改的尺度，避免修改超範圍，以提高專利布局的效率。

作者介紹：

彭宇，德賽西威   IPR