浅议专利申请中优先权的使用

一、前言

中国的专利申请遵循先申请原则，即对于一个同样的发明创造，在理论上只能授予一项专利权，因此，如果两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利，专利权授予最先申请的人；如果两个及两个以上申请人在同一天就同样的发明创造进行专利申请，应当在收到国务院专利行政部门的通知后自行协商确定申请人，协商不成的都进行驳回申请。从以上专利制度可以知道，企业在研发创新过程的专利保护中，需要特别留意提交专利申请的时间，专利申请提交的时间越早越好，一般按照“产品未动，专利先行”的策略，也就是说，在研发项目的前期，就要把项目对应的基础专利提前进行布局，这对于同行业友商之间的竞争尤为重要，当友商都在针对同一技术进行研发创新时，有上述专利布局意识的创新主体，无疑在一定程度上能够增加在后续商业竞争的主动权。

二、专利的优先权制度

创新主体在研发过程的专利保护，除了要留意提交专利申请的时间，也可以通过一些专利制度来维护自身的权益，比如说通过专利的优先权制度，可以让在后申请专利享受在先申请专利的申请日，使得在后申请专利的申请日提前，避免由于滞后的专利申请日带来的专利授权、确权的问题，同时在后续也能够更早的获得专利权。

关于专利的优先权，其有对应的法律法规：

专利法第二十九条 申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。

申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在中国第一次提出专利申请之日起六个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。

上述法律条款规定了专利申请的国内优先权和国外优先权，不管是哪种方式，针对发明专利或者实用新型专利的优先权时间都为12个月，针对外观设计专利的优先权时间都为6个月，并且，在后申请与在先申请需要为相同主题的专利申请，那么什么叫做相同主题，怎么判断在后申请是否为相同主题呢？

针对这点，在专利审查指南中对相同主题的发明创造做了明确的定义，相同主题的发明或者实用新型，是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同的发明或者实用新型。但应注意这里所谓的相同，并不意味在文字记载或者叙述方式上完全一致。

在要求优先权的专利申请中，对于在先申请和在后申请，也会有一些要求和和变化，比如对于专利类型为发明或者实用新型的在先申请，在后申请的类型可以任意选择发明或者实用新型，另外，对于在先申请和在后申请的申请人也有相应的要求，具体内容可见下述法条。

专利法实施细则第三十一条第三款 要求优先权的申请人的姓名或者名称与在先申请文件副本中记载的申请人姓名或者名称不一致的，应当提交优先权转让证明材料，未提交该证明材料的，视为未要求优先权。

三、案例介绍

通过上述法条，我们可以知道，当在先申请和在后申请的申请人信息不一样时，是需要提交相应的优先权转让证明材料的，提交证明材料中，在判断优先权是否成立时，对优先权转让证明文件的有效性认定是怎么样的呢？下面通过一个案例进行说明。

在OPPO对诺基亚的专利200880008630.6无效案件中，OPPO认为：证据4和证据7证明了本专利PCT国际申请阶段即要求了该临时申请的优先权，但未按照相关规定在PCT请求书或优先权声明中提供转让证明；证据6证明了在美国专利商标局系统中也未查询到该临时申请的转让信息；证据5证明了在进入国家阶段时也未能提交相应的转让证明文件；专利权人提交的证据1’是关于美国临时申请60/888，514的优先权转让的证明，但是签署日期是2021年，不符合专利合作条约实施细则和中国专利法的相关规定；权利要求1-28的技术方案是二次概括出来的技术方案，没有记载在60/888，514（即证据3）中，因此，不应享有优先权。

合议组认为：根据证据3中文译文所示，美国临时申请60/888，514的申请人为“Troels Kolding”，本专利原申请人为诺基亚公司，后变更为诺基亚技术有限公司，根据专利审查指南第三部分第一章5.2.2节的规定，专利局的审查员认为有必要核查在先申请文件副本的，应当请求国际局传送该申请的在先申请文件副本，例如国际检索报告中标明有“PX”、“PY”等类文件的或实审员检索到“PX”、“PY”等类文件的，而在第5.2.3节的规定中，涉及对在先申请文件副本的审查，其中包括了提供享有优先权的证明。而本案中，授权过程中未涉及上述应当提供在先申请文件副本并予以审查的情形，而在本专利无效审查中，由于出现了该情况，专利权人理应提供享有优先权的证明以供合议组进行审查。本案中，专利权人已经提供了优先权转让的证明（参见证据1’），签署日期在后并不影响优先权的认定，诺基亚公司已经享有涉及该临时申请60/888，514的所有权益，并且诺基亚公司已经将该权益转让给诺基亚技术有限公司，本专利专利权人有权要求优先权。综上所述，权利要求1-28能够享有2007年02月06日的优先权日，在此认定的基础上，请求人所提交的对比文件1和对比文件2公开日期在此日期后，不能用于评价本专利的新颖性和创造性，对比文件3属于在先申请在后公开的中国专利文献，可以用于评述本专利的新颖性，对比文件4-9的公开日期在此日期前，可以用于评述本专利的新颖性和创造性。

在专利申请的优先权使用中，针对在先申请和在后申请的申请人变更的情况，笔者认为，通过上述案例对于优先权转让证明文件的有效性认定提供了明确的指导意义，即优先权转让证明文件的签署时间对优先权转让的有效性没有影响，签署时间可以滞后于优先权转让的时间，更本质的还是在先申请和在后申请的申请人的真实意思表示。

作者介绍：

彭宇，德赛西威IPR