浅谈中美专利无效程序的区别

随着国内知识产权环境的逐渐完善，以及企业对知识产权的愈加重视，专利诉讼对于很多企业以及公众来讲已经不再陌生，甚至在诸如市场竞争、阻击IPO、商业宣传对抗等各种商业场景中成为了惯用的竞争手段。而伴随着专利诉讼，专利无效往往是一个常见且主要的应对方式。

专利无效程序一方面能够通过全部或部分无效权利要求或者通过权利要求的解释限制专利权的范围，直接影响专利权的有效性以及保护范围，进而直接影响专利诉讼的结果；另一方面还可能通过程序中止，影响专利诉讼的进程；特别是在应对美国NPE专利诉讼中，由于一方面美国诉讼程序高昂的诉讼费用，另一方面NPE作为非实施实体，不具有反诉专利侵权的可能性，因此通过专利无效程序解除侵权风险或者快速建立一个优势谈判位置，成为很多企业的首选。

一、美国专利无效程序简介

与中国只有国家知识产权局有权判定专利的有效性不同，目前美国审理专利无效的机构包括地区法院、USITC（美国国际贸易委员会）和PTAB（美国专利商标局下属的的专利审判及上诉委员会）。

通过地区法院审理专利无效案件的途径称为司法途径，这类专利无效一般出现在专利侵权诉讼程序中，周期通常与诉讼周期一致。通过USITC审理专利无效案件的途径称为准司法途径，这类专利无效出现在USITC调查中，其周期受USITC调查本身的周期限制。通过PTAB审理的专利无效案件的途径称为行政途径，包括PGR（授权后审查）程序、IPR（多方复审）程序和EPR（单方复审）程序；其中，PGR只能在专利授权日起9个月内提起，IPR程序只能在专利授权日起9个月后或在PGR程序结束后提起，IPR程序和PGR程序的周期一般为立案日起12个月（总约18个月）；而EPR程序的周期由于没有严格的时间限制，因此周期可能长达2-4年。

证据标准方面，地区法院和ITC均采用了“高度盖然”（clear and convincing）的标准，而PTAB采用了 “优势证据”（preponderance of evidence）的标准；也由此，IPR程序由于具有更高的无效成功可能性，以及较快的时间优势，成为了最受欢迎的专利无效程序。以下主要就IPR程序讨论与中国专利无效程序的区别。

二、基本程序

中国专利无效程序主要包括：无效宣告请求、受理、专利权人答复意见、合议组审查、口审、审查决定等。IPR程序主要包括：提出申请、专利权人初步答复、立案决定、专利权人答复、口审、最终书面决定等；具体的时间节点上，IPR程序中，申请人提出申请后，专利权人可以在被告知之日起3个月内提交初步答复，PTAB会在在权利人作出初步答复后或答复期限届满后的三个月内决定是否立案；若PTAB决定立案，原则上PTAB须在立案之日起一年内作出最终的决定。

三、申请主体

根据中国专利法第四十五条规定，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求国务院专利行政部门宣告该专利权无效。也即，中国的专利无效程序并未限制任何人提起，因此我们往往可以看到，“稻草人”策略是中国专利无效的常用策略，即借助一个看不出真正关联的人来提起专利无效，从而隐藏真正的专利无效请求人，从而可以达成避免泄露商业目的，规避正面的商业冲突等效果。

而在美国IPR程序中，美国专利法第311条规定了，除专利权人以外，任何人均可以某项专利权的至少一项权利要求不符合该法第102条规定的新颖性或第103条规定的非显而易见性为理由，向PTAB请求无效该专利。而需要特别注意的是，美国专利法规定IPR申请书中需指出所有实际利益相关方，如果申请书中未列明实际利益相关方，可能会导致申请直接被驳回，甚至有可能使得相同的无效理由不得再使用；因此美国IPR程序中，并不可以使用“稻草人”策略。

四、申请材料和修改

中国专利无效程序中，请求人提出无效宣告请求之日起，一个月内还可以补充证据并补充说明无效的理由。因此，中国专利无效程序中，请求人通常会先提出无效宣告请求，并充分利用一个月的时间补充证据和完善无效的理由，也借此可以向专利权人施加答复的压力。而在IPR程序中，PTAB禁止在请求书提交后加入新的论点，并且请求书具有14000字的字数限制，因此IPR程序中，选取合适的证据，充分准备一份有力的请求书是争取立案的关键机会。

五、无效的理由

根据中国专利法实施细则第六十五条的规定，专利无效的理由包括违反专利法第二条、第二十条第一款、第二十二条、第二十三条、第二十六条第三款、第四款、第二十七条第二款、第三十三条或者实施细则第二十条第二款、第四十三条第一款的规定，或者属于专利法第五条、第二十五条的规定，或者依照专利法第九条规定不能取得专利权。其中，常见的无效理由包括新颖性、创造性、公开不充分、缺少必要技术特征等。而在IPR程序中，申请人仅可依据美国专利法中第102条 “新颖性”或第103条“非显而易见性”使用在先专利或印刷出版物等来挑战专利的有效性，其挑战专利有效性的理由及证据受到一定的限制。

六、“受理”的标准

中国专利无效中，受理前的审查为形式审查。而在IPR程序中，PTAB判断是否准许立案的标准是“在至少一个权利要求的争论中请求人占据合理可能性证明优势”；这也就意味着，IPR程序并一定是能够成功立案的，据统计，只有约60%的无效请求被同意立案；而这样也意味着立案决定本身，对于申请人而言是一个关键的建立了一定的优势的节点，据统计立案决定后有约30%的比例达成和解，远高于立案决定前的和解比例；而在最终出具书面决定的案件中，被无效（全部无效或部分无效）的概率达到80%以上。

七、权利要求的修改

中国专利无效中，权利要求的修改方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、对权利要求的进一步限定和明显错误的修正。IPR程序中，专利权人可以基于放弃任何被挑战的权利要求或者针对被挑战的专利权利要求，提出合理可能数量的替代性权利要求，提交一次动议修改其中一项或多项权利要求，但是权利要求的修改不能扩大被挑战专利的权利保护范围或者引发新的问题。

八、关于企业管理专利无效程序的思考

1、虽然中国和美国的专利无效程序存在诸多的不同，但是从企业运用专利无效程序的角度出发，专利无效的目的和考量因素大体是相似的。启动专利无效程序大部分情况下都是为了配合专利诉讼、许可谈判等专利法律事务，而在这之后背后的考量大部分也来自于企业商业利益的权衡。因此，企业在处理专利无效时，虽然难以预见和保证专利无效的最终结果，但是前期也可以基于背景调研、专利信息、案件情况等因素对无效成功率进行分析和预测，并基于商业目的，结合专利无效成功率及无效成本判断预期收益并选择合适的无效路径。

2、由于专利无效与专利诉讼通常的紧密伴生关系，专利无效的时间节点有时也会成为诉讼目的能够达成的关键，因此，专利无效程序的时间节点管控也是企业在管理专利无效程序时应特别注意之处，特别是在采用行政路径提起无效时，应特别注意与专利诉讼的时间节点的配合。

3、在企业处理专利无效程序的过程中，参与人员通常既包括企业内部的知识产权管理人员或法务，也会包括研发人员以及外部律师，而由于专利本身具有一定的技术属性和法律属性，也意味着在整个的专利无效程序中，通常都会存在多学科人员配合的情况，因此能否做到高效协同也往往成为影响专利无效成功率的关键，也由此在企业内部往往要求知识产权管理人员能够充分做好高效的项目管理以及信息协调沟通的作用。

作者介绍：

德赛西威 郑浩旋