淺談中美專利無效程序的區別

隨著國內知識產權環境的逐漸完善，以及企業對知識產權的愈加重視，專利訴訟對於很多企業以及公眾來講已經不再陌生，甚至在諸如市場競爭、阻擊IPO、商業宣傳對抗等各種商業場景中成為了慣用的競爭手段。而伴隨著專利訴訟，專利無效往往是一個常見且主要的應對方式。

專利無效程序一方面能夠通過全部或部分無效權利要求或者通過權利要求的解釋限制專利權的範圍，直接影響專利權的有效性以及保護範圍，進而直接影響專利訴訟的結果；另一方面還可能通過程序中止，影響專利訴訟的進程；特別是在應對美國NPE專利訴訟中，由於一方面美國訴訟程序高昂的訴訟費用，另一方面NPE作為非實施實體，不具有反訴專利侵權的可能性，因此通過專利無效程序解除侵權風險或者快速建立一個優勢談判位置，成為很多企業的首選。

一、美國專利無效程序簡介

與中國只有國家知識產權局有權判定專利的有效性不同，目前美國審理專利無效的機構包括地區法院、USITC（美國國際貿易委員會）和PTAB（美國專利商標局下屬的的專利審判及上訴委員會）。

通過地區法院審理專利無效案件的途徑稱為司法途徑，這類專利無效一般出現在專利侵權訴訟程序中，周期通常與訴訟周期一致。通過USITC審理專利無效案件的途徑稱為準司法途徑，這類專利無效出現在USITC調查中，其周期受USITC調查本身的周期限制。通過PTAB審理的專利無效案件的途徑稱為行政途徑，包括PGR（授權後審查）程序、IPR（多方複審）程序和EPR（單方複審）程序；其中，PGR只能在專利授權日起9個月內提起，IPR程序只能在專利授權日起9個月後或在PGR程序結束後提起，IPR程序和PGR程序的周期一般為立案日起12個月（總約18個月）；而EPR程序的周期由於沒有嚴格的時間限制，因此周期可能長達2-4年。

證據標準方面，地區法院和ITC均采用了“高度蓋然”（clear and convincing）的標準，而PTAB采用了 “優勢證據”（preponderance of evidence）的標準；也由此，IPR程序由於具有更高的無效成功可能性，以及較快的時間優勢，成為了最受歡迎的專利無效程序。以下主要就IPR程序討論與中國專利無效程序的區別。

二、基本程序

中國專利無效程序主要包括：無效宣告請求、受理、專利權人答複意見、合議組審查、口審、審查決定等。IPR程序主要包括：提出申請、專利權人初步答複、立案決定、專利權人答複、口審、最終書面決定等；具體的時間節點上，IPR程序中，申請人提出申請後，專利權人可以在被告知之日起3個月內提交初步答複，PTAB會在在權利人作出初步答複後或答複期限屆滿後的三個月內決定是否立案；若PTAB決定立案，原則上PTAB須在立案之日起一年內作出最終的決定。

三、申請主體

根據中國專利法第四十五條規定，任何單位或者個人認為該專利權的授予不符合本法有關規定的，可以請求國務院專利行政部門宣告該專利權無效。也即，中國的專利無效程序並未限制任何人提起，因此我們往往可以看到，“稻草人”策略是中國專利無效的常用策略，即借助一個看不出真正關聯的人來提起專利無效，從而隱藏真正的專利無效請求人，從而可以達成避免泄露商業目的，規避正面的商業沖突等效果。

而在美國IPR程序中，美國專利法第311條規定了，除專利權人以外，任何人均可以某項專利權的至少一項權利要求不符合該法第102條規定的新穎性或第103條規定的非顯而易見性為理由，向PTAB請求無效該專利。而需要特別注意的是，美國專利法規定IPR申請書中需指出所有實際利益相關方，如果申請書中未列明實際利益相關方，可能會導致申請直接被駁回，甚至有可能使得相同的無效理由不得再使用；因此美國IPR程序中，並不可以使用“稻草人”策略。

四、申請材料和修改

中國專利無效程序中，請求人提出無效宣告請求之日起，一個月內還可以補充證據並補充說明無效的理由。因此，中國專利無效程序中，請求人通常會先提出無效宣告請求，並充分利用一個月的時間補充證據和完善無效的理由，也借此可以向專利權人施加答複的壓力。而在IPR程序中，PTAB禁止在請求書提交後加入新的論點，並且請求書具有14000字的字數限制，因此IPR程序中，選取合適的證據，充分準備一份有力的請求書是爭取立案的關鍵機會。

五、無效的理由

根據中國專利法實施細則第六十五條的規定，專利無效的理由包括違反專利法第二條、第二十條第一款、第二十二條、第二十三條、第二十六條第三款、第四款、第二十七條第二款、第三十三條或者實施細則第二十條第二款、第四十三條第一款的規定，或者屬於專利法第五條、第二十五條的規定，或者依照專利法第九條規定不能取得專利權。其中，常見的無效理由包括新穎性、創造性、公開不充分、缺少必要技術特征等。而在IPR程序中，申請人僅可依據美國專利法中第102條 “新穎性”或第103條“非顯而易見性”使用在先專利或印刷出版物等來挑戰專利的有效性，其挑戰專利有效性的理由及證據受到一定的限制。

六、“受理”的標準

中國專利無效中，受理前的審查為形式審查。而在IPR程序中，PTAB判斷是否準許立案的標準是“在至少一個權利要求的爭論中請求人占據合理可能性證明優勢”；這也就意味著，IPR程序並一定是能夠成功立案的，據統計，只有約60%的無效請求被同意立案；而這樣也意味著立案決定本身，對於申請人而言是一個關鍵的建立了一定的優勢的節點，據統計立案決定後有約30%的比例達成和解，遠高於立案決定前的和解比例；而在最終出具書面決定的案件中，被無效（全部無效或部分無效）的概率達到80%以上。

七、權利要求的修改

中國專利無效中，權利要求的修改方式一般限於權利要求的刪除、技術方案的刪除、對權利要求的進一步限定和明顯錯誤的修正。IPR程序中，專利權人可以基於放棄任何被挑戰的權利要求或者針對被挑戰的專利權利要求，提出合理可能數量的替代性權利要求，提交一次動議修改其中一項或多項權利要求，但是權利要求的修改不能擴大被挑戰專利的權利保護範圍或者引發新的問題。

八、關於企業管理專利無效程序的思考

1、雖然中國和美國的專利無效程序存在諸多的不同，但是從企業運用專利無效程序的角度出發，專利無效的目的和考量因素大體是相似的。啟動專利無效程序大部分情況下都是為了配合專利訴訟、許可談判等專利法律事務，而在這之後背後的考量大部分也來自於企業商業利益的權衡。因此，企業在處理專利無效時，雖然難以預見和保證專利無效的最終結果，但是前期也可以基於背景調研、專利信息、案件情況等因素對無效成功率進行分析和預測，並基於商業目的，結合專利無效成功率及無效成本判斷預期收益並選擇合適的無效路徑。

2、由於專利無效與專利訴訟通常的緊密伴生關系，專利無效的時間節點有時也會成為訴訟目的能夠達成的關鍵，因此，專利無效程序的時間節點管控也是企業在管理專利無效程序時應特別注意之處，特別是在采用行政路徑提起無效時，應特別注意與專利訴訟的時間節點的配合。

3、在企業處理專利無效程序的過程中，參與人員通常既包括企業內部的知識產權管理人員或法務，也會包括研發人員以及外部律師，而由於專利本身具有一定的技術屬性和法律屬性，也意味著在整個的專利無效程序中，通常都會存在多學科人員配合的情況，因此能否做到高效協同也往往成為影響專利無效成功率的關鍵，也由此在企業內部往往要求知識產權管理人員能夠充分做好高效的項目管理以及信息協調溝通的作用。

作者介紹：

德賽西威 鄭浩旋