企业使用失效专利的知识产权风险

研发创新能力对于科技型企业来说非常重要，企业在进行研发创新过程中，不仅要低头拉车，还需要抬头看路，低头拉车是在企业内部搞研发创新的过程，抬头看路是知己知彼的过程，充分的认识自我和了解对手，才能更好的为企业制定正确的研发创新战略和目标，确保企业少走弯路、错路，只有充分的做到抬头看路，才能有效的提高拉车效率。在企业的研发创新中，专利信息是非常好的技术情报，因为据世界知识产权组织统计，专利文献记载了人类90%以上的新技术信息，特别是知识产权制度发展已经非常成熟的欧美国家的创新主体，在研发产品问世前就已经全方位的布局了大量的专利组合，所以充分利用好专利技术情报，可以更好的辅助企业在抬头看路中做决策，高效进行研发创新。

在企业使用专利技术情报中，通过分析相关技术的行业龙头以及友商的专利情况，可以了解该技术的发展脉络，并可以知道友商的技术特点，在专利技术情报的使用中，往往会忽视对失效专利的使用，大家会认为专利已经失效，就没什么使用价值了，实际上这是一种误解，专利虽已失效，但是专利价值仍在，只需运用得当，对企业依然有很大帮助。

失效专利，通常是指没有获得专利权利或者已经丧失专利权利的专利，中国专利失效的法定情形包括专利驳回、专利撤回、专利权人未缴纳年费、专利权利期限届满、专利权被无效等，专利失效后就不存在排他权，因此，社会公众都可以自由使用该失效专利技术。

对于失效专利的使用最好的代表莫过于医药领域，医药企业在创新药的研发中，由于创新药的研发周期很长，研发投入也非常大，因此，在巨大的时间成本和机会成本下，创新主体对创新药的专利布局都非常重视，一般都会通过专利组合把创新药的核心技术进行保护，但是，专利的特点是公开换保护，在获得专利排他权的同时，也需要把基本的技术进行公开，并且，专利权存在保护期限，超出专利的保护期限后，就会变成失效专利，这时，社会公众都能自由使用专利技术了，所以，在创新药的专利到期日前后，对应创新药的销售额会发生断崖式的下降，那么对于医药行业的跟随者，研发实力没有那么强，无法从事创新药的研发的医药企业来说，如何利用这些药品的失效专利，就变得十分的重要。

对于医药领域的跟随者，其研发能力和资产，很难支撑其进行创新药的研发，在这些企业的初创发展阶段，可以先从仿制药开始做，在经营中重视失效专利的情报信息收集，可以采用关注当下全球市场上的专利技术动态，收集快到期的专利并且进行系统的分析，筛选出可以利用的有价值的专利，随后在专利到期之前就开始仿制专利技术中的药品，以便在专利到期的时间点上就能进行无缝衔接，迅速的推出仿制药占领市场，在研究临近到期的专利的同时，研究仿制药的生产改进方法，并针对改进技术申请相关专利，这样就能阻挡其他竞争对手抢占市场份额，为企业能够创造更多的利润。

医药领域的跟随者通过利用失效专利，提高自身的研发和经济实力，在拥有了一定的研发和资金实力后，就可以考虑更激进的经营策略了，例如，在想要涉足的药品技术中，通过对该技术下的大量专利情报进行分析，做足了功课后，可以在该药品领域中筛选某一竞争对手存在专利漏洞的核心专利提起专利无效宣告请求，同时，持续在专利药的核心专利的基础上开始研发外围专利，获得更多的与权利人进行谈判的资本，以这种方式，通过专利战争来促成商务合作，例如在商务洽谈中争取相关专利药的优先仿制权，争取让专利权利人进行排他许可等。

三、使用失效专利的知识产权风险

1、虽然说专利失效以后，社会公众都能自由使用专利技术了，但是在使用中也需要注意，当选择使用的失效专利不是单件专利，而是以专利组合的形式出现，此时就需要特别注意，以下通过举例进行说明。

某一创新主体针对产品布局了专利组合，该专利组合包括基础专利1，围绕基础专利1布局的从属专利2/从属专利3/从属专利4/从属专利5。

基础专利1的技术方案为A+B；

从属专利2的技术方案为A+B+C；

从属专利3的技术方案为A+B+D；

从属专利4的技术方案为A+B+C+E;

从属专利5的技术方案为A+B+D+E;

当该专利组合的权利人调整战略重心，主动放弃从属专利5的权利，从属专利5变成失效专利，这时，当社会公众使用这件从属专利5时，虽然不会受到该从属专利5的专利权的影响，但是由于该从属专利5是以基础专利1和从属专利3为基础的技术方案，所以在实施从属专利5的专利技术的过程中，也会落入到基础专利1和从属专利3的保护范围内，所以在实施从属专利5的技术中，可能会侵犯基础专利1和从属专利3的专利权。

在另一种情况下，当该专利组合中的基础专利1由于专利年限到期了，使得该基础专利1变成了失效专利，此时，在使用该失效专利的过程中也需要留心，因为还存在与基础专利1关联的从属专利，虽然基础专利1的专利权年限到期了，但是从属专利2/从属专利3/从属专利4/从属专利5可能还处于专利保护期限内，需要对这些从属专利进行充分分析后，才能确认是否能自由实施该失效专利。

 2、在专利类型中包括外观设计专利，每年都有大量的外观设计专利失效，社会公众在使用这些失效的外观设计专利中，是否存在侵犯与该外观设计专利关联的其他知识产权呢？

我们知道，外观设计专利的保护期限是15年，作品著作权的保护期限是50年或更久，商标权虽然保护期限为10年，但是由于商标可以无限续展，所以商标权的时间可以更长。假设针对同一个产品同时进行了外观设计专利、商标权以及作品著作权的保护，当外观设计专利权失效后，关联的作品著作权和商标权还存在，因此，社会公众在使用失效的外观设计专利时，可能侵犯作品著作权和商标权的权利，那针对同一个产品，有没有可能同时进行外观设计专利、商标权以及作品著作权的保护呢？

专利法对外观设计的定义为：

外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

著作权法对作品的定义为：

著作权法所称的作品，是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以一定形式表现的智力成果，包括：

（一）文字作品；

（二）口述作品；

（三）音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品；

（四）美术、建筑作品；

（五）摄影作品；

（六）视听作品

（七）工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和模型作品；

（八）计算机软件；

（九）符合作品特征的其他智力成果。

商标法对商标的定义为：

任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。

通过上述对外观设计专利权、商标权和著作权的定义，当在工业应用的产品中有富有美感的新设计，该新设计又具有独创性，虽然中国著作权还没有明确规定申请客体是工业应用的产品，但是也没明确表明著作权的申请客体不能是工业应用产品，所以笔者认为外观设计专利权和作品著作权是可以同时存在的，同理，笔者认为外观设计专利权和商标权是可以同时存在的。在这种情况下，在使用失效的外观设计专利要留心，需要调查该失效的外观设计专利关联的知识产权布局情况，以防止侵权风险。

四、小结

1、企业在研发创新过程中，可以充分的运用专利技术情报，在情报分析中，容易忽视对失效专利的使用，失效专利虽已失效，但是专利价值仍在，只需运用得当，对企业依然有很大帮助。

2、虽然专利权利失效了，专利技术变成了社会公共技术，但是企业在使用的过程中仍然要特别留意知识产权风险，防止在使用失效专利的过程中侵犯其他关联的知识产权的风险。

本文转自微信公众号：德赛法务

作者：彭宇，德赛西威 IPR