以专利侵权责任为视角浅谈购销合同中知识产权担保条款的设计

知识产权风险在实际业务的开展中，通常是一个很难事前准确量化的风险，特别是针对专利，一方面专利的有效性以及侵权判定均存在一定的博弈空间，也往往需要漫长的法律程序和专业工作才能尘埃落地，另一方面当前专利诉讼程序本身也已成为商业竞争的一种手段，甚至于成为很多NPE的获利方式。因此，在业务实践中期望在事前做到完全规避或者预知专利侵权风险，实际上已经很难做到甚至不可能实现，特别是在知识产权密集型行业中，也因此我们可以看到，知识产权实力越强，越重视知识产权的国际领先的科技公司们也往往是被大量起诉专利侵权的公司。

因此，通过在合同中约定知识产权担保条款，以明确业务后期可能存在的专利侵权风险的承担，成为了很多公司风险管控或风险转嫁的重要方式，也由此使得知识产权担保条款成为购销合同中必备的但却又往往引发诸多博弈的条款。

一、从专利侵权责任的承担看知识产权担保条款的设计考量

知识产权担保条款一般包括保证条款以及与保证条款链接的责任承担的条款，以此约定出现知识产权侵权风险时的责任承担方和承担方式。对于专利侵权责任而言，《专利法》第十一条规定了未经专利权人许可，不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品；《专利法》第七十条规定了为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。结合上述法律规定，以下以一个典型的购销业务模型为例，分析相应的专利侵权责任承担；假如甲公司将产品A销售给了乙公司，乙公司将产品A融入在产品B中并销售，而产品A侵权了第三人的专利权；那么甲公司制造和销售产品A的行为即侵权了第三人的专利权；而由于产品B已经完整包括了产品A，因此乙公司对产品B的销售行为也侵权了第三人的专利权；当然基于权利用尽的方式，只需要甲公司或者乙公司一方承担专利侵权责任即可；而如果甲公司能够证明产品合法来源，那么甲公司可以不承担赔偿责任。

基于上述模型，从卖方角度出发，卖方往往希望不承担专利侵权责任，如果作为卖方的甲公司与乙公司在合同中并未约定知识产权担保条款，是否就可以实现专利侵权风险的转嫁呢，实际上是比较困难的，因为甲公司本身的制造与销售行为已经构成了对第三方专利权的侵犯，而如果乙公司成功主张合法来源抗辩，那么有可能将导致甲公司被追加为被告，或者第三人最终通过诉讼程序，取得甲公司的侵权证据后继续向甲公司进行索赔。这其实也是供应商之间以专利手段进行市场竞争的一种常用手段，由于通常产业链上游的产品没有直接面向消费市场，比较难被发现侵权以及成功取证，因此通过起诉一个下游产品来最终找到真正的侵权产品及责任的承担者，便是一个有效的方法。

而从买方角度，买方作为支付对价的一方，通常也是更具有商业地位的一方，往往希望完全由卖方承担全部专利侵权责任；例如约定卖方保证其交付的产品不侵权任何第三方知识产权，如果交付产品受到第三方指控的，卖方应当无条件承担所有与此相关的法律后果与买方所遭受的全部损失。这样看似可以将侵权责任完全转嫁给卖方的条款，是否就真的能够完全保证买方的利益呢？基于前述模型，如果在遇到第三人指控的时候，甲公司为了自身利益，坚持强硬的对抗进而直接引发了针对乙公司的诉讼，那么对于乙公司而言，将可能因被迫涉入诉讼程序带来更大的商业损失；又或者甲公司为了尽快解决并降低诉讼成本，以放弃市场为和解代价，那么对于乙公司而言，也无法继续销售产品，后续需要进行供应商更换和产品换型，由此带来的商业损失也可能更大。

因此，虽然买卖双方通常都希望尽可能的减少自己的责任，但是从专利侵权的的应对和承担的角度出发，有时候很多条款的设计并不一定能够在最终阶段真正的维护商业权益。笔者认为知识产权担保条款的设计，在考虑公司侵权责任转嫁的同时也需要充分考虑最终可能的实现方式，考虑并兼顾买卖双方的合理利益。因此，需要在基本的保证和责任承担条款之外，约定好相应的责任免除与限制、责任承担方与相对方附带的权利与义务等条款。

二、责任承担方与相对方的权利与义务

1、主导权：在知识产权风险应对中，主导权对于买卖双方来讲都是非常重要的权利，正如前述例子中，如果买方完全由卖方主导风险应对并承担责任，最终很可能造成买方利益的更大损害；而如果由买方完全主导风险应对，也可能加重买方最终承担的责任，例如买方接受了过高的许可费或者在律师费上不加限制。因此在合同中应具有针对主导权的条款约定，通常来说，要求买方放弃主导权在商业上是不现实的，对买方也不公平，而要求卖方放弃主导权是卖方也不公平。笔者认为结合具体的风险应对与责任承担方式的约定来平衡买卖双方的权益是一种更为合理的方式，例如约定有顺位的具体的风险应对与责任承担方式，或者在约定具体的风险应对与责任承担方式的同时约定买方具有选择权；又或者约定卖方选择风险应对与责任承担方式不得对卖方施加更多的义务或造成其他损失等等。

2、责任承担方的知情权与相对方的义务：通常来说，第三方的侵权指控是直接针对买方的，因此卖方的知识产权风险应对实际上有赖于买方的通知与配合；因此在合同中约定买方具有在合理期限内通知卖方的义务也是一种对买卖双方更为公平合理的解决知识产权风险的方式，同时也能避免双方在处理第三人指控时出现相应的纠纷导致双方更大的损失；此外，也可以约定买方应具有配合卖方进行风险应对的合作的义务的，如果买方并未及时的履行通知和合作的义务，卖方可以拒绝承担相应的责任。

三、责任的免除与限制

通常，在产品购销业务中，并不是单纯的产品购买，也可能出现诸多买卖双方在产品开发和设计中的合作或者交互，因此，合同中通常也需要约定相应的责任免除条款或者限制条款。

1、针对买方指定设计以及指定采购物料的免责：如果涉及知识产权侵权的部分是由买方指定的设计导致的，那么实质上卖方在这部分的角色将类似于单纯加工的角色，在这种情形下，要求卖方继续承担知识产权侵权责任显然对卖方是不够公平的；类似的，如果涉及知识产权侵权的部分是由买方指定的采购物料导致的，那么实质上卖方也不应该是最终的责任承担方，在这种情形下，要求卖方继续承担知识产权侵权责任对卖方也是不够公平的，因此笔者认为在知识产权保证中针对买方指定设计以及指定采购物料的免责是一个比较合理的条款。

2、针对买方的自行修改的免责：如果涉及知识产权侵权的部分是由买方自行修改导致的，那么实质上卖方的交付产品是不侵权的，在这种情形下，要求卖方继续承担知识产权侵权责任对卖方来说显然也不够公平；因此笔者认为在知识产权保证中也可以约定针对买方的自行修改的免责以避免一个相对笼统的针对产品的保证条款带来的保证责任边界的不清晰。

3、针对担保地域范围的限制以及赔偿额上限：在国际商业合作中，通常会出现产品销售地以及其最终流向地不一致的情形，例如前述模型中，假如甲公司制造以及将产品A销售给乙公司的销售地均为中国，而乙公司销售产品B的销售地是美国，且甲公司销售的产品A并不专用于美国市场，甲公司也并不清楚乙公司将市场销往美国，那么如果第三人以一件美国专利为由进行指控，本质上乙公司的制作和销售行为并未侵犯该美国专利权，但是如果知识产权担保条款中约定了担保地域范围涵盖了全球，那么乙公司依然需要为此承担相应的责任。因此在知识产权担保条款中，担保的地域范围对于买卖双方也成为了一个常见的博弈点。另外的，针对赔偿额上限的约定也是一个常见的买卖双方的博弈和交涉重点，虽然理论上说针对专利侵权似乎并不合适设置一个赔偿额上限，但是实际商业实践中，有可能出现卖方的体量和业务产生的利润远小于买方的情形，这种情况下即便不设上限，实际上也存在一个商业中能够实现的上限。因此笔者认为在实际的知识产权担保条款的设计和谈判中，双方可以结合具体的业务模式，自身以及对方的产业链角色和知识产权实力评估，结合产品价格等其他商业因素考量来做出更合适的商业上的选择。

作者介绍：

郑浩旋，德赛西威