以專利侵權責任為視角淺談購銷合同中知識產權擔保條款的設計

知識產權風險在實際業務的開展中，通常是一個很難事前準確量化的風險，特別是針對專利，一方面專利的有效性以及侵權判定均存在一定的博弈空間，也往往需要漫長的法律程序和專業工作才能塵埃落地，另一方面當前專利訴訟程序本身也已成為商業競爭的一種手段，甚至於成為很多NPE的獲利方式。因此，在業務實踐中期望在事前做到完全規避或者預知專利侵權風險，實際上已經很難做到甚至不可能實現，特別是在知識產權密集型行業中，也因此我們可以看到，知識產權實力越強，越重視知識產權的國際領先的科技公司們也往往是被大量起訴專利侵權的公司。

因此，通過在合同中約定知識產權擔保條款，以明確業務後期可能存在的專利侵權風險的承擔，成為了很多公司風險管控或風險轉嫁的重要方式，也由此使得知識產權擔保條款成為購銷合同中必備的但卻又往往引發諸多博弈的條款。

一、從專利侵權責任的承擔看知識產權擔保條款的設計考量

知識產權擔保條款一般包括保證條款以及與保證條款鏈接的責任承擔的條款，以此約定出現知識產權侵權風險時的責任承擔方和承擔方式。對於專利侵權責任而言，《專利法》第十一條規定了未經專利權人許可，不得為生產經營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品；《專利法》第七十條規定了為生產經營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經專利權人許可而制造並售出的專利侵權產品，能證明該產品合法來源的，不承擔賠償責任。結合上述法律規定，以下以一個典型的購銷業務模型為例，分析相應的專利侵權責任承擔；假如甲公司將產品A銷售給了乙公司，乙公司將產品A融入在產品B中並銷售，而產品A侵權了第三人的專利權；那麼甲公司制造和銷售產品A的行為即侵權了第三人的專利權；而由於產品B已經完整包括了產品A，因此乙公司對產品B的銷售行為也侵權了第三人的專利權；當然基於權利用盡的方式，只需要甲公司或者乙公司一方承擔專利侵權責任即可；而如果甲公司能夠證明產品合法來源，那麼甲公司可以不承擔賠償責任。

基於上述模型，從賣方角度出發，賣方往往希望不承擔專利侵權責任，如果作為賣方的甲公司與乙公司在合同中並未約定知識產權擔保條款，是否就可以實現專利侵權風險的轉嫁呢，實際上是比較困難的，因為甲公司本身的制造與銷售行為已經構成了對第三方專利權的侵犯，而如果乙公司成功主張合法來源抗辯，那麼有可能將導致甲公司被追加為被告，或者第三人最終通過訴訟程序，取得甲公司的侵權證據後繼續向甲公司進行索賠。這其實也是供應商之間以專利手段進行市場競爭的一種常用手段，由於通常產業鏈上遊的產品沒有直接面向消費市場，比較難被發現侵權以及成功取證，因此通過起訴一個下遊產品來最終找到真正的侵權產品及責任的承擔者，便是一個有效的方法。

而從買方角度，買方作為支付對價的一方，通常也是更具有商業地位的一方，往往希望完全由賣方承擔全部專利侵權責任；例如約定賣方保證其交付的產品不侵權任何第三方知識產權，如果交付產品受到第三方指控的，賣方應當無條件承擔所有與此相關的法律後果與買方所遭受的全部損失。這樣看似可以將侵權責任完全轉嫁給賣方的條款，是否就真的能夠完全保證買方的利益呢？基於前述模型，如果在遇到第三人指控的時候，甲公司為了自身利益，堅持強硬的對抗進而直接引發了針對乙公司的訴訟，那麼對於乙公司而言，將可能因被迫涉入訴訟程序帶來更大的商業損失；又或者甲公司為了盡快解決並降低訴訟成本，以放棄市場為和解代價，那麼對於乙公司而言，也無法繼續銷售產品，後續需要進行供應商更換和產品換型，由此帶來的商業損失也可能更大。

因此，雖然買賣雙方通常都希望盡可能的減少自己的責任，但是從專利侵權的的應對和承擔的角度出發，有時候很多條款的設計並不一定能夠在最終階段真正的維護商業權益。筆者認為知識產權擔保條款的設計，在考慮公司侵權責任轉嫁的同時也需要充分考慮最終可能的實現方式，考慮並兼顧買賣雙方的合理利益。因此，需要在基本的保證和責任承擔條款之外，約定好相應的責任免除與限制、責任承擔方與相對方附帶的權利與義務等條款。

二、責任承擔方與相對方的權利與義務

1、主導權：在知識產權風險應對中，主導權對於買賣雙方來講都是非常重要的權利，正如前述例子中，如果買方完全由賣方主導風險應對並承擔責任，最終很可能造成買方利益的更大損害；而如果由買方完全主導風險應對，也可能加重買方最終承擔的責任，例如買方接受了過高的許可費或者在律師費上不加限制。因此在合同中應具有針對主導權的條款約定，通常來說，要求買方放棄主導權在商業上是不現實的，對買方也不公平，而要求賣方放棄主導權是賣方也不公平。筆者認為結合具體的風險應對與責任承擔方式的約定來平衡買賣雙方的權益是一種更為合理的方式，例如約定有順位的具體的風險應對與責任承擔方式，或者在約定具體的風險應對與責任承擔方式的同時約定買方具有選擇權；又或者約定賣方選擇風險應對與責任承擔方式不得對賣方施加更多的義務或造成其他損失等等。

2、責任承擔方的知情權與相對方的義務：通常來說，第三方的侵權指控是直接針對買方的，因此賣方的知識產權風險應對實際上有賴於買方的通知與配合；因此在合同中約定買方具有在合理期限內通知賣方的義務也是一種對買賣雙方更為公平合理的解決知識產權風險的方式，同時也能避免雙方在處理第三人指控時出現相應的糾紛導致雙方更大的損失；此外，也可以約定買方應具有配合賣方進行風險應對的合作的義務的，如果買方並未及時的履行通知和合作的義務，賣方可以拒絕承擔相應的責任。

三、責任的免除與限制

通常，在產品購銷業務中，並不是單純的產品購買，也可能出現諸多買賣雙方在產品開發和設計中的合作或者交互，因此，合同中通常也需要約定相應的責任免除條款或者限制條款。

1、針對買方指定設計以及指定采購物料的免責：如果涉及知識產權侵權的部分是由買方指定的設計導致的，那麼實質上賣方在這部分的角色將類似於單純加工的角色，在這種情形下，要求賣方繼續承擔知識產權侵權責任顯然對賣方是不夠公平的；類似的，如果涉及知識產權侵權的部分是由買方指定的采購物料導致的，那麼實質上賣方也不應該是最終的責任承擔方，在這種情形下，要求賣方繼續承擔知識產權侵權責任對賣方也是不夠公平的，因此筆者認為在知識產權保證中針對買方指定設計以及指定采購物料的免責是一個比較合理的條款。

2、針對買方的自行修改的免責：如果涉及知識產權侵權的部分是由買方自行修改導致的，那麼實質上賣方的交付產品是不侵權的，在這種情形下，要求賣方繼續承擔知識產權侵權責任對賣方來說顯然也不夠公平；因此筆者認為在知識產權保證中也可以約定針對買方的自行修改的免責以避免一個相對籠統的針對產品的保證條款帶來的保證責任邊界的不清晰。

3、針對擔保地域範圍的限制以及賠償額上限：在國際商業合作中，通常會出現產品銷售地以及其最終流向地不一致的情形，例如前述模型中，假如甲公司制造以及將產品A銷售給乙公司的銷售地均為中國，而乙公司銷售產品B的銷售地是美國，且甲公司銷售的產品A並不專用於美國市場，甲公司也並不清楚乙公司將市場銷往美國，那麼如果第三人以一件美國專利為由進行指控，本質上乙公司的制作和銷售行為並未侵犯該美國專利權，但是如果知識產權擔保條款中約定了擔保地域範圍涵蓋了全球，那麼乙公司依然需要為此承擔相應的責任。因此在知識產權擔保條款中，擔保的地域範圍對於買賣雙方也成為了一個常見的博弈點。另外的，針對賠償額上限的約定也是一個常見的買賣雙方的博弈和交涉重點，雖然理論上說針對專利侵權似乎並不合適設置一個賠償額上限，但是實際商業實踐中，有可能出現賣方的體量和業務產生的利潤遠小於買方的情形，這種情況下即便不設上限，實際上也存在一個商業中能夠實現的上限。因此筆者認為在實際的知識產權擔保條款的設計和談判中，雙方可以結合具體的業務模式，自身以及對方的產業鏈角色和知識產權實力評估，結合產品價格等其他商業因素考量來做出更合適的商業上的選擇。

作者介紹：

鄭浩旋，德賽西威