商标民事诉讼中权利人不可不知的几个注意事项

——基于审判实践的一些建议

作者|雷树 知识产权庭法官

随着企业品牌培育与保护意识的不断强化，商标注册与商标诉讼维权日益常见。商标民事诉讼既涉及程序性问题，又涉及专业实体问题，与传统民事案件相比，数量上较少。部分案件当事人、代理人因经验不足容易忽略一些重要的程序性、实体性问题。笔者结合多年的商标侵权民事案件的审理经验，就诉讼中一些常见问题对商标权利人维权提出如下建议：

在发现商标侵权行为后，权利人面临救济途径的选择。包括自行和解、人民调解、行政举报等均为商标侵权的合法救济渠道，提起诉讼并非唯一的选择。但民事诉讼因程序严谨且在该过程中可通过诉讼保全、行为保全等多种强有力的措施全面保障商标权人的合法权利而备受青睐。一般商标侵权当然属于法院受理的民事纠纷案件的范围，但也有例外。这里所说的例外问题在哪里呢？问题在于被诉侵权的标识是否也是合法注册的商标。

《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条规定，原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。

也就是说，对于权利人而言，在提起商标侵权民事诉讼之前，至少应先检索被诉侵权的标识是否合法注册为商标，如已合法注册且注册人合法使用，商标权人只能先通过申请无效宣告等行政救济程序处理。

根据上述规定，除外的情况下商标权人仍可提起商标侵权民事诉讼，主要包括以下几种情况：1.被告超出核定范围使用。商标法第五十六条规定，注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。比如原告的商标核定商品，及原被告双方实际经营的是25类服装，被告拿来一个在16类办公用品上注册的商标，这种情况下，被告实际在原告商标核定使用的商品上并无注册商标，本质上并无注册商标之间的冲突，法院当然可以审理。2.被告改变商标的显著特征使用其商标。如前所述，商标专用以核准注册的商标为限，商标之区分商品来源，主要是基于其显著特征，而在被告已经改变商标显著特征的情况下，相当于被告并未使用其注册商标，而是在使用一个未注册商标，这种情况下也不存在注册商标的冲突，法院亦可以审理。3.被告以拆分、组合等方式使用商标。如被告原来注册的是一个图形商标、一个文字商标，两者单独与原告的商标相比，不构成类似，但被告将两者组合，作为一个整体商标来使用，本质上亦改变了其原独立商标的显著特征，法院可依法审理。

实际上，如果权利人的商标具有一定的显著性与知名度，在侵权行为人存在模仿原告商标注册其他商标、以拆分组合或其他改变原商标显著性特征的方式实施本质上的商标侵权行为时，其侵权恶意恰好能据此得以证明。商标权利人在做好充分前期诉讼准备的情况下，更能提出充分的诉讼请求与事实理由依据。

一般而言，知识产权保护意识较强的企业会围绕一个核心商标注册多个相关的近似商标，这些商标有的会在经营过程中实际使用，有的并未实际使用，仅为防御性商标。品牌保护的因素此处不论，商标侵权民事诉讼中，笔者也多见权利人一案主张近十枚商标专用权，针对一个侵权行为，主张与其七八个权利商标近似的情况。那么，权利人作为请求权权利基础的商标权，真的是多多益善吗？在这里，笔者给出的答案是当然是否定的。

从权利人的角度来考虑，主张多个注册商标的专用权，可能有以下两个方面的考虑：一方面，主张权利的商标多，万一这个不认，那个还可以认吧？是不是对制止侵权最有利？另一方面，如果法院认定侵权成立的话，被侵权的商标越多，是否意味着侵权获赔多？实际上仔细分析，上述两点均是不成立的。

首先，从法院认定侵权成立的角度来看，侵权行为人所用标识基本都是相同或近似的，权利人主张权利的标识也是相同或近似的，如果用一个主商标去主张权利不被法院认定侵权，用多个边缘商标去同时主张，也不可能增加胜诉的可能性。其次，从侵权获赔的角度考虑，对于已经认定为侵权的行为，赔偿的理由是这种侵权行为非法利用了权利商标承载的商誉，使本来应归属于商标权人的商业机会与利益归了侵权行为人。这一过程中，不论侵权行为人用的商标与权利人一个或多个权利商标相同或近似，造成的混淆效果仅是一个，不可能使用一个侵权标识的商标侵权行为，因商标权人注册了一个或多个权利标识而导致赔偿结果出现差异，那在逻辑上也是说不通的。

实际上，同一使用形态的商标侵权行为，权利人主张多个权利商标，不仅没必要，可能还会给维权带来不便。在侵权诉讼案情复杂的情况下，对被诉侵权行为人的同一行为同时主张多个商标权被侵犯，会增加法院查明事实与论理的负担，如法官在事实查明或论理时不慎遗漏，可能导致案件办理出现瑕疵，涉及上诉的，如若仅是改判还好，如若二审法院发回一审法院重新审理，对权利人而言，原本高昂的维权成本无疑又添新负担，而这种情况，从权利人的角度而言，是本可避免的。

综上可见，侵权诉讼主张权利的商标数并非多多益善。侵权行为简单明确，权利商标一枚足以涵盖的，仅主张一枚商标即可；侵权行为较为复杂，有意模仿权利人多个不同商标的，当然可就不同的侵权行为主张不同的商标权。诉讼主张以维权的必要性为最终衡量标准，既节约权利人的成本，亦节约司法资源。那么，商标权人的多个商标在什么情况下可发挥作用，如何使用？如果商标权人的多个商标均为同时使用，且基于此建立了足够的商业信誉与品牌知名度，则商标权人的其他商标可在诉讼中作为辅助证据提出，并结合其他在案事实佐证侵权行为人的主观恶意，这在强化法官认定侵权行为人恶意的心证、争取赔偿性赔偿可能等方面可发挥重大作用。

当前商标侵权诉讼当中，当事人一般采取公证取证的方式进行证据保全，加之不论是商品商标还是服务商标，权利人及侵权行为人的使用行为均有公开性，所以权利人所举的涉及侵权事实的证据，在真实性问题上不会经受过多质疑。也许有人会问，公证书已经摆在那，甚至公证书中也附有照片或取证录像，侵权行为还会有不明确的吗？事实上，审判实践当中，权利人说不明白商标侵权行为的，还真不在多数。

在权利人单个商标、侵权行为人一处使用的情况下，当然不会有太多的困难，但实践当中往往并非如此。以餐饮服务为例，权利人可能有文字商标、图形商标、组合商标等多个商标，而侵权行为人可能在店面门头、菜单、餐具、店内展板、外带包装袋等多处以单独或组合的不同方式对权利人的商标进行了使用。在起诉状及庭审过程中，权利人往往因非专业人士，对侵权行为并非总能归纳并清楚分类，甚至部分专业律师对该问题不够重视并无法明确，在法院的事实查明过程中尚赖法官提示方能意识到这一问题。实际上被诉侵权行为人的商标使用行为对于商标侵权案件而言是基本的事实，不同的使用行为对应的请求权基础并不相同，判定标准不同，权利人举证及论证的侧重点也不同。明确侵权行为并适当分类，对于法院完整查明及认定案件事实、避免遗漏有积极作用，对权利人完善案件自身证据亦有指导作用。

在明确商标侵权行为并寻找法律依据的过程中，可能会发现一些并非商标法规制的行为，全面确定诉讼的请求权基础。如商标法第五十八条规定，将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。很多商标侵权案件中，在被告存在将原告的商标注册为字号但未突出使用的情况下，权利人往往因忽视对侵权行为的梳理与明确，简单地以商标侵权作为其诉讼请求，在法庭调查阶段才在法院的明确下增加反不正当竞争法相关诉讼请求，这时不仅可能会面对被告提出要求答辩期的程序拖延，也因己方就此准备不充分而就该部分诉讼主张陷入被动。

赔偿数额的确定历来是知识产权案件审理中的难题，商标侵权也不例外。2019年4月23日修订的商标法将商标侵权法定赔偿上限提升为五百万元，这体现了国家立法层面对商标权人的保护。但赔偿损失毕竟是一个需要个案判断的问题，所以在具体案件当中，权利人不能过于自信，提出不合理的赔偿损失数额。

根据商标法第六十三条确定的赔偿损失数额确定的方法，无论是权利人的实际损失，还是侵权人的所获利益，都是一个事实查明问题，科学、理想的赔偿制度应当是在查明事实的基础上填平权利人的实际损失。但因知识产权的无形性、侵权行为的隐蔽性等因素，上述事实的查明在客观上是存在障碍的，所以才有法定赔偿制度的设计。但从实践来看，权利人因该制度的存在而就其损失、侵权行为人获利等事实主动放弃举证证明的也不在少数。在放弃证明的基础上，不理性的主张赔偿数额的也不在少数。

2020年4月发布的《北京市高级人民法院关于侵害知识产权及不正当竞争案件确定损害赔偿的指导意见及法定赔偿的裁判标准》第7.1条规定，适用法定赔偿确定侵害商标权行为的赔偿数额时，可以综合考虑涉案商标的显著性、知名度、声誉，商标权人的商品单价及利润，被诉侵权商品的单价及利润，被告的类型、经营方式、经营规模、侵权情节、主观恶意等因素。参照上述规定，从司法审判的角度，对于权利人确定主张的赔偿数额，有如下几个建议：

首先，原告对赔偿问题不应放弃举证，即使无法证明确切损失，也因参照司法实践中法官确定赔偿的考量因素，初步提供相应的证据；其次，不要提出明显不合理的损失计算标准，这在稍具生活与法律常识的人看来都会是不专业的表现，只能减低对权利人诉讼请求合理性的印象分。根据上述建议，从当事人的角度而言，应当做到不要盲目听信没有事实及法律依据的律师建议而主张不切实际的赔偿额，代理律师建立在高赔偿基础上的律师费等费用是由当事人承担的，即使侵权被认定，基于过高赔偿数额而生的维权费用也不见得被法院全部支持；从律师的角度而言，一是要全面掌握案件事实，二是要作类案检索，了解最新的司法政策，在此前提下给当事人提出合理化建议。

商标侵权民事诉讼涉及程序与实体问题很多，上述几个问题是笔者在审判实践中经常碰到的，并基于案件办理对权利人维权提出的一些建议。