商标连续三年不使用中“使用”的认定

作者|史凡凡 天津市第二中级人民法院

商标的生命力在于商标的实际使用，商标的实际使用需要使用人在主观上有发挥商标识别商品来源的意图，在客观上有将商标用于商业活动的实际行动。如果对商标注而不用，或者只有象征性的使用行为，不仅浪费商标资源，还对他人使用商标创造商业价值造成阻碍，不利于商标制度的良好运转，不符合商标法的立法目的。

“爱这城”商标侵权案

非善意取得商标权并提起侵权之诉构成权利滥用

2009年8月7日，案外人唐圣剑经核准取得第5117985号“爱这城”文字商标注册，核定使用服务（第36类）:不动产管理；公寓管理；公寓出租；住所（公寓）；经纪等。

2017年3月31日，唐圣剑与北京盘古博瑞公司签订《品牌授权管理合作协议》将“爱这城”商标排他使用许可给北京盘古博瑞公司管理、使用和维护。2017年5月27日，北京盘古博瑞公司通过公证取证，对天津市津南区景荷道“香雪苑”小区入口处的“爱这城”标识及周边的现状拍照。随后，北京盘古博瑞公司以被告天津首创置业公司在其开发建设的楼盘，擅自使用“爱这城”商标字样，侵犯其注册商标的独占使用权诉至法院。

被告天津首创置业公司抗辩的理由之一为：“爱这城”源于其关联公司北京首创新资置业有限公司2005年在北京一个楼盘的名称，该楼盘从2005年10月26日开始就在各大媒体对“爱这城”进行宣传。案外人唐圣剑在2006年1月16日申请注册“爱这城”商标，属于恶意抢注商标行为，且在其注册该商标后长达10年时间内并没有投入使用。

2017年3月31日，案外人唐圣剑将“爱这城”授权给原告使用，授权后原告没有实际用于商业用途，而是进行起诉索赔。案外人唐圣剑及原告行为的目的是通过抢注进而提起诉讼获得高额赔偿，故根据商标法的相关规定被告不应当承担赔偿责任。

原告北京盘古博瑞公司为证明自己实际使用了涉案商标，向法院提交了如下证据：河北亚太广告于2017年5月1日的亚太咨询广告页，内载明：“爱这城，爱这城，爱这家，爱尚生。都市人的心灵居所，海泽盛悦，浪漫之夜。览都市美景，享人生温馨 爱这城，爱这家，海悦品质，尽享奢华”，以证明北京盘古博瑞公司以石家庄海泽盛悦酒店管理有限公司的名义在河北亚太广告进行了广告宣传。

二审审理期间北京盘古博瑞公司表示，上述河北亚太广告只是对“爱这城”商标的推广，没有相应楼盘。

从一二审的判决中可以看出，仅仅将商标用于广告宣传，对商标进行象征性的使用，不能作为商标权人对注册商标进行了实际使用的证据。那么，何为商标的实际使用？需要什么样的证据才能达到证明实际使用的目的？

（一）商标实际使用的法律界定

我国《商标法》第四十八条对何为商标的使用以例示的方式作出了规定，“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”商标局在对连续三年不使用的注册商标的行政审查中对商标使用的判定与《商标法》上述规定基本一致，如《商标审查及审理标准》第七章撤销注册商标案件审理标准5.3.1规定“商标的使用，是指商标的商业使用。包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”《商标审查及审理标准》在其规定中又分别对商标使用在指定商品上及使用在指定服务上的具体表现形式，以例示式的方式进一步作出了更加细化的规定。

从上述规定可以看出，商标使用的构成要件主要有两个：一、必须在商业活动中的使用；二、使用的目的在于识别和指示商品的来源。区分商品和服务来源是商标的基本功能，一商标经权利人用于其生产销售的商品上，通过长期推广和使用，能够增加消费者对其商品的认知度和熟悉度，随着该商品不断的在市场出现，通过市场占有率、曝光率、知名度的提高，逐渐会使得消费者建立商品和商标之间一一对应的联系。这种对应联系的建立，一方面能激励商标权人不断提升商品品质、扩大生产、占有市场以获取商业利益，另一方面又使得消费者逐渐建立对品牌的信任，减少购物时的选择困难。商标法为商标权人划定注册商标专用权的目的也在于通过赋予商标权人一定程度和范围内的具有支配性和排他性专属权利，鼓励其不断在商业活动中，使用其商标，实现商标的经济价值。

另外，从商标的使用主体来讲，只有特定的主体将商标用于商业活动之中，发挥商标的识别功能的使用，才可以认定为商标的实际使用。如果他人是在未经商标权人知晓或许可的情况下，对注册商标进行使用，该种使用行为不能被商标权人拿来作为认定对商标实际使用的有效证据。既然商标权人通过商标法而获得了对某一标识的专属权利，其依法对该标识的商业性使用即成为其应承担的义务。关于商标的使用主体，最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（以下简称《意见》）规定“商标权人自行使用、许可他人使用以及其他不违背商标权人意志的使用，均可认定属于实际使用行为”。“除签订商标使用许可合同的方式许可他人使用外，商标注册人还可能以其他方式允许他人使用，如在未签订商标使用许可合同的情况下，由其子公司或者关联公司使用，或者虽然商标注册人和被许可人均未使用，但在商标注册人并无异议（或者不违背商标注册人的意志）的情况下由被许可使用的人允许其子公司或者关联公司使用。”

由此可知，必须是商标权人本人的使用或者基于其意志之上的使用，才符合法律规定的商标使用，除此之外的对商标的使用行为，不能作为商标使用的证据。

（二）非商标使用的情形

根据最高人民法院《意见》的规定“没有实际使用注册商标，仅有转让或许可行为，或者仅有商标注册信息的公布或者对其注册商标享有专有权的声明等的，不宜认定为商标使用。”这是对非商标使用的概括性规定，在《商标审查及审理标准》中对非商标使用行为作出了具体的规定，“仅提交下列证据，不视为商标法意义上的商标使用：（1）根据商品销售合同或提供服务的协议、合同; (2)书面证言; (3)难以识别是否经过修改的物证、视听资料、网站信息等; (4)实物与复制品。”“以下情形，不被视为商标法意义上的商标使用：(1)商标注册信息的公布或者商标注册人关于对其注册商标享有专用权的声明;(2)未在公开的商业领域使用;(3)仅作为赠品使用; (4)仅有转让或许可行为而没有实际使用; (5)仅以维持商标注册为目的的象征性使用。”

对商标使用的认定归根结底要把握好两个方面：第一，主观上有真实的使用意图；第二，客观上有实际的使用行为。

所谓真实的使用意图，关键是看使用人是否有将其商标用于发挥其识别区分功能的目的。如果仅将其注册商标作为诉讼谋利的手段，或者在商标被核准注册后待价而沽，单纯用于转让获利；或者仅签订许可合同，而未实际使用。上述行为显然无法发挥商标的功能，从客观行为推导其主观上并无用于商业活动的目的，而仅仅是一种商标投机行为。实际的使用行为，是一种在商业活动中的使用行为，符合《商标法》第四十八条规定的，用于识别商品来源的商标使用行为。仅作为赠品而使用，或只是对商标的象征性使用，从其外在的使用方式上难以认定其为商标的实际使用行为。

（三）不实际使用商标的法律后果

 “商标的生命力归根结底在于实际使用”，对商标注而不用，不仅不符合《商标法》的立法目的，而且是一种商标资源的浪费，他人使用商标的目的也无法实现。为了督促商标权人对其商标进行商业性使用，防止资源及权利的浪费，商标法对怠于使用商标的行为，设定了一定不利的后果。如《商标法》第四十九条第二款规定的“撤三”：“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月。”再如，第六十四条第一款规定的“侵权不赔偿”，“注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为收到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。”

当然，法律作出上述规定，其目的并不在于积极的撤销已经获得核准注册的商标，而在于督促消极的不实际使用商标的行为，督促商标的使用。“应当注意的是，该条款的立法目的在于激活商标资源，清理闲置商标，撤销只是手段而不是目的”“注册商标如果长期搁置不用，该商标不仅不会发挥商标的功能和作用，还会妨碍他人的注册、使用，从而影响到商标制度的良好运转。”正如西方法律谚语所言“法律不保护权利上的睡眠者”，《商标法》规定“撤三”及“侵权不赔偿”重在督促权利上的睡眠者积极行使其权利，促进商标发挥应有的经济价值。

（四）本案具体分析

本案中原告提交的使用注册商标的证据为，将商标用于宣传的广告页“爱这城，爱这城，爱这家，爱尚生。都市人的心灵居所，海泽盛悦，浪漫之夜。览都市美景，享人生温馨 爱这城，爱这家，海悦品质，尽享奢华”。暂且不评价广告中使用的“爱这城”是对其商标的使用还是对“爱上这座城”的缩写，即使认定其曾将商标用于广告宣传，该商标于2009年被核准注册后，至原告2017年提起本案诉讼时，已长达八年时间，无论是商标权人还是商标被许可给本案原告之后，在八年的商标有效期内仅有这一次的广告使用行为，而这仅有的一次使用行为其目的也只是对“爱这城”商标的推广，却并没有相对应的楼盘。

故此，无论从商标权利人的主观意图还是客观使用行为上来讲，均不能认定原告刊登广告推广其“爱这城”商标的行为，构成法律意义上的商标性使用。