商標連續三年不使用中“使用”的認定

作者|史凡凡 天津市第二中級人民法院

商標的生命力在於商標的實際使用，商標的實際使用需要使用人在主觀上有發揮商標識別商品來源的意圖，在客觀上有將商標用於商業活動的實際行動。如果對商標注而不用，或者只有象征性的使用行為，不僅浪費商標資源，還對他人使用商標創造商業價值造成阻礙，不利於商標制度的良好運轉，不符合商標法的立法目的。

“愛這城”商標侵權案

非善意取得商標權並提起侵權之訴構成權利濫用

2009年8月7日，案外人唐聖劍經核準取得第5117985號“愛這城”文字商標注冊，核定使用服務（第36類）:不動產管理；公寓管理；公寓出租；住所（公寓）；經紀等。

2017年3月31日，唐聖劍與北京盤古博瑞公司簽訂《品牌授權管理合作協議》將“愛這城”商標排他使用許可給北京盤古博瑞公司管理、使用和維護。2017年5月27日，北京盤古博瑞公司通過公證取證，對天津市津南區景荷道“香雪苑”小區入口處的“愛這城”標識及周邊的現狀拍照。隨後，北京盤古博瑞公司以被告天津首創置業公司在其開發建設的樓盤，擅自使用“愛這城”商標字樣，侵犯其注冊商標的獨占使用權訴至法院。

被告天津首創置業公司抗辯的理由之一為：“愛這城”源於其關聯公司北京首創新資置業有限公司2005年在北京一個樓盤的名稱，該樓盤從2005年10月26日開始就在各大媒體對“愛這城”進行宣傳。案外人唐聖劍在2006年1月16日申請注冊“愛這城”商標，屬於惡意搶注商標行為，且在其注冊該商標後長達10年時間內並沒有投入使用。

2017年3月31日，案外人唐聖劍將“愛這城”授權給原告使用，授權後原告沒有實際用於商業用途，而是進行起訴索賠。案外人唐聖劍及原告行為的目的是通過搶注進而提起訴訟獲得高額賠償，故根據商標法的相關規定被告不應當承擔賠償責任。

原告北京盤古博瑞公司為證明自己實際使用了涉案商標，向法院提交了如下證據：河北亞太廣告於2017年5月1日的亞太諮詢廣告頁，內載明：“愛這城，愛這城，愛這家，愛尚生。都市人的心靈居所，海澤盛悅，浪漫之夜。覽都市美景，享人生溫馨 愛這城，愛這家，海悅品質，盡享奢華”，以證明北京盤古博瑞公司以石家莊海澤盛悅酒店管理有限公司的名義在河北亞太廣告進行了廣告宣傳。

二審審理期間北京盤古博瑞公司表示，上述河北亞太廣告只是對“愛這城”商標的推廣，沒有相應樓盤。

從一二審的判決中可以看出，僅僅將商標用於廣告宣傳，對商標進行象征性的使用，不能作為商標權人對注冊商標進行了實際使用的證據。那麼，何為商標的實際使用？需要什麼樣的證據才能達到證明實際使用的目的？

（一）商標實際使用的法律界定

我國《商標法》第四十八條對何為商標的使用以例示的方式作出了規定，“本法所稱商標的使用，是指將商標用於商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用於廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中，用於識別商品來源的行為。”商標局在對連續三年不使用的注冊商標的行政審查中對商標使用的判定與《商標法》上述規定基本一致，如《商標審查及審理標準》第七章撤銷注冊商標案件審理標準5.3.1規定“商標的使用，是指商標的商業使用。包括將商標用於商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用於廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中，用於識別商品來源的行為。”《商標審查及審理標準》在其規定中又分別對商標使用在指定商品上及使用在指定服務上的具體表現形式，以例示式的方式進一步作出了更加細化的規定。

從上述規定可以看出，商標使用的構成要件主要有兩個：一、必須在商業活動中的使用；二、使用的目的在於識別和指示商品的來源。區分商品和服務來源是商標的基本功能，一商標經權利人用於其生產銷售的商品上，通過長期推廣和使用，能夠增加消費者對其商品的認知度和熟悉度，隨著該商品不斷的在市場出現，通過市場占有率、曝光率、知名度的提高，逐漸會使得消費者建立商品和商標之間一一對應的聯系。這種對應聯系的建立，一方面能激勵商標權人不斷提升商品品質、擴大生產、占有市場以獲取商業利益，另一方面又使得消費者逐漸建立對品牌的信任，減少購物時的選擇困難。商標法為商標權人劃定注冊商標專用權的目的也在於通過賦予商標權人一定程度和範圍內的具有支配性和排他性專屬權利，鼓勵其不斷在商業活動中，使用其商標，實現商標的經濟價值。

另外，從商標的使用主體來講，只有特定的主體將商標用於商業活動之中，發揮商標的識別功能的使用，才可以認定為商標的實際使用。如果他人是在未經商標權人知曉或許可的情況下，對注冊商標進行使用，該種使用行為不能被商標權人拿來作為認定對商標實際使用的有效證據。既然商標權人通過商標法而獲得了對某一標識的專屬權利，其依法對該標識的商業性使用即成為其應承擔的義務。關於商標的使用主體，最高人民法院《關於審理商標授權確權行政案件若幹問題的意見》（以下簡稱《意見》）規定“商標權人自行使用、許可他人使用以及其他不違背商標權人意志的使用，均可認定屬於實際使用行為”。“除簽訂商標使用許可合同的方式許可他人使用外，商標注冊人還可能以其他方式允許他人使用，如在未簽訂商標使用許可合同的情況下，由其子公司或者關聯公司使用，或者雖然商標注冊人和被許可人均未使用，但在商標注冊人並無異議（或者不違背商標注冊人的意志）的情況下由被許可使用的人允許其子公司或者關聯公司使用。”

由此可知，必須是商標權人本人的使用或者基於其意志之上的使用，才符合法律規定的商標使用，除此之外的對商標的使用行為，不能作為商標使用的證據。

（二）非商標使用的情形

根據最高人民法院《意見》的規定“沒有實際使用注冊商標，僅有轉讓或許可行為，或者僅有商標注冊信息的公布或者對其注冊商標享有專有權的聲明等的，不宜認定為商標使用。”這是對非商標使用的概括性規定，在《商標審查及審理標準》中對非商標使用行為作出了具體的規定，“僅提交下列證據，不視為商標法意義上的商標使用：（1）根據商品銷售合同或提供服務的協議、合同; (2)書面證言; (3)難以識別是否經過修改的物證、視聽資料、網站信息等; (4)實物與複制品。”“以下情形，不被視為商標法意義上的商標使用：(1)商標注冊信息的公布或者商標注冊人關於對其注冊商標享有專用權的聲明;(2)未在公開的商業領域使用;(3)僅作為贈品使用; (4)僅有轉讓或許可行為而沒有實際使用; (5)僅以維持商標注冊為目的的象征性使用。”

對商標使用的認定歸根結底要把握好兩個方面：第一，主觀上有真實的使用意圖；第二，客觀上有實際的使用行為。

所謂真實的使用意圖，關鍵是看使用人是否有將其商標用於發揮其識別區分功能的目的。如果僅將其注冊商標作為訴訟謀利的手段，或者在商標被核準注冊後待價而沽，單純用於轉讓獲利；或者僅簽訂許可合同，而未實際使用。上述行為顯然無法發揮商標的功能，從客觀行為推導其主觀上並無用於商業活動的目的，而僅僅是一種商標投機行為。實際的使用行為，是一種在商業活動中的使用行為，符合《商標法》第四十八條規定的，用於識別商品來源的商標使用行為。僅作為贈品而使用，或只是對商標的象征性使用，從其外在的使用方式上難以認定其為商標的實際使用行為。

（三）不實際使用商標的法律後果

 “商標的生命力歸根結底在於實際使用”，對商標注而不用，不僅不符合《商標法》的立法目的，而且是一種商標資源的浪費，他人使用商標的目的也無法實現。為了督促商標權人對其商標進行商業性使用，防止資源及權利的浪費，商標法對怠於使用商標的行為，設定了一定不利的後果。如《商標法》第四十九條第二款規定的“撤三”：“注冊商標成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當理由連續三年不使用的，任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該注冊商標。商標局應當自收到申請之日起九個月內做出決定。有特殊情況需要延長的，經國務院工商行政管理部門批準，可以延長三個月。”再如，第六十四條第一款規定的“侵權不賠償”，“注冊商標專用權人請求賠償，被控侵權人以注冊商標專用權人未使用注冊商標提出抗辯的，人民法院可以要求注冊商標專用權人提供此前三年內實際使用該注冊商標的證據。注冊商標專用權人不能證明此前三年內實際使用過該注冊商標，也不能證明因侵權行為收到其他損失的，被控侵權人不承擔賠償責任。”

當然，法律作出上述規定，其目的並不在於積極的撤銷已經獲得核準注冊的商標，而在於督促消極的不實際使用商標的行為，督促商標的使用。“應當注意的是，該條款的立法目的在於激活商標資源，清理閑置商標，撤銷只是手段而不是目的”“注冊商標如果長期擱置不用，該商標不僅不會發揮商標的功能和作用，還會妨礙他人的注冊、使用，從而影響到商標制度的良好運轉。”正如西方法律諺語所言“法律不保護權利上的睡眠者”，《商標法》規定“撤三”及“侵權不賠償”重在督促權利上的睡眠者積極行使其權利，促進商標發揮應有的經濟價值。

（四）本案具體分析

本案中原告提交的使用注冊商標的證據為，將商標用於宣傳的廣告頁“愛這城，愛這城，愛這家，愛尚生。都市人的心靈居所，海澤盛悅，浪漫之夜。覽都市美景，享人生溫馨 愛這城，愛這家，海悅品質，盡享奢華”。暫且不評價廣告中使用的“愛這城”是對其商標的使用還是對“愛上這座城”的縮寫，即使認定其曾將商標用於廣告宣傳，該商標於2009年被核準注冊後，至原告2017年提起本案訴訟時，已長達八年時間，無論是商標權人還是商標被許可給本案原告之後，在八年的商標有效期內僅有這一次的廣告使用行為，而這僅有的一次使用行為其目的也只是對“愛這城”商標的推廣，卻並沒有相對應的樓盤。

故此，無論從商標權利人的主觀意圖還是客觀使用行為上來講，均不能認定原告刊登廣告推廣其“愛這城”商標的行為，構成法律意義上的商標性使用。