商標民事訴訟中權利人不可不知的幾個注意事項

——基於審判實踐的一些建議

作者|雷樹 知識產權庭法官

隨著企業品牌培育與保護意識的不斷強化，商標注冊與商標訴訟維權日益常見。商標民事訴訟既涉及程序性問題，又涉及專業實體問題，與傳統民事案件相比，數量上較少。部分案件當事人、代理人因經驗不足容易忽略一些重要的程序性、實體性問題。筆者結合多年的商標侵權民事案件的審理經驗，就訴訟中一些常見問題對商標權利人維權提出如下建議：

在發現商標侵權行為後，權利人面臨救濟途徑的選擇。包括自行和解、人民調解、行政舉報等均為商標侵權的合法救濟渠道，提起訴訟並非唯一的選擇。但民事訴訟因程序嚴謹且在該過程中可通過訴訟保全、行為保全等多種強有力的措施全面保障商標權人的合法權利而備受青睐。一般商標侵權當然屬於法院受理的民事糾紛案件的範圍，但也有例外。這裡所說的例外問題在哪裡呢？問題在於被訴侵權的標識是否也是合法注冊的商標。

《最高人民法院關於審理注冊商標、企業名稱與在先權利沖突的民事糾紛案件若幹問題的規定》第一條規定，原告以他人使用在核定商品上的注冊商標與其在先的注冊商標相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應當根據民事訴訟法第一百一十一條第（三）項的規定，告知原告向有關行政主管機關申請解決。但原告以他人超出核定商品的範圍或者以改變顯著特征、拆分、組合等方式使用的注冊商標，與其注冊商標相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應當受理。

也就是說，對於權利人而言，在提起商標侵權民事訴訟之前，至少應先檢索被訴侵權的標識是否合法注冊為商標，如已合法注冊且注冊人合法使用，商標權人只能先通過申請無效宣告等行政救濟程序處理。

根據上述規定，除外的情況下商標權人仍可提起商標侵權民事訴訟，主要包括以下幾種情況：1.被告超出核定範圍使用。商標法第五十六條規定，注冊商標的專用權，以核準注冊的商標和核定使用的商品為限。比如原告的商標核定商品，及原被告雙方實際經營的是25類服裝，被告拿來一個在16類辦公用品上注冊的商標，這種情況下，被告實際在原告商標核定使用的商品上並無注冊商標，本質上並無注冊商標之間的沖突，法院當然可以審理。2.被告改變商標的顯著特征使用其商標。如前所述，商標專用以核準注冊的商標為限，商標之區分商品來源，主要是基於其顯著特征，而在被告已經改變商標顯著特征的情況下，相當於被告並未使用其注冊商標，而是在使用一個未注冊商標，這種情況下也不存在注冊商標的沖突，法院亦可以審理。3.被告以拆分、組合等方式使用商標。如被告原來注冊的是一個圖形商標、一個文字商標，兩者單獨與原告的商標相比，不構成類似，但被告將兩者組合，作為一個整體商標來使用，本質上亦改變了其原獨立商標的顯著特征，法院可依法審理。

實際上，如果權利人的商標具有一定的顯著性與知名度，在侵權行為人存在模仿原告商標注冊其他商標、以拆分組合或其他改變原商標顯著性特征的方式實施本質上的商標侵權行為時，其侵權惡意恰好能據此得以證明。商標權利人在做好充分前期訴訟準備的情況下，更能提出充分的訴訟請求與事實理由依據。

一般而言，知識產權保護意識較強的企業會圍繞一個核心商標注冊多個相關的近似商標，這些商標有的會在經營過程中實際使用，有的並未實際使用，僅為防禦性商標。品牌保護的因素此處不論，商標侵權民事訴訟中，筆者也多見權利人一案主張近十枚商標專用權，針對一個侵權行為，主張與其七八個權利商標近似的情況。那麼，權利人作為請求權權利基礎的商標權，真的是多多益善嗎？在這裡，筆者給出的答案是當然是否定的。

從權利人的角度來考慮，主張多個注冊商標的專用權，可能有以下兩個方面的考慮：一方面，主張權利的商標多，萬一這個不認，那個還可以認吧？是不是對制止侵權最有利？另一方面，如果法院認定侵權成立的話，被侵權的商標越多，是否意味著侵權獲賠多？實際上仔細分析，上述兩點均是不成立的。

首先，從法院認定侵權成立的角度來看，侵權行為人所用標識基本都是相同或近似的，權利人主張權利的標識也是相同或近似的，如果用一個主商標去主張權利不被法院認定侵權，用多個邊緣商標去同時主張，也不可能增加勝訴的可能性。其次，從侵權獲賠的角度考慮，對於已經認定為侵權的行為，賠償的理由是這種侵權行為非法利用了權利商標承載的商譽，使本來應歸屬於商標權人的商業機會與利益歸了侵權行為人。這一過程中，不論侵權行為人用的商標與權利人一個或多個權利商標相同或近似，造成的混淆效果僅是一個，不可能使用一個侵權標識的商標侵權行為，因商標權人注冊了一個或多個權利標識而導致賠償結果出現差異，那在邏輯上也是說不通的。

實際上，同一使用形態的商標侵權行為，權利人主張多個權利商標，不僅沒必要，可能還會給維權帶來不便。在侵權訴訟案情複雜的情況下，對被訴侵權行為人的同一行為同時主張多個商標權被侵犯，會增加法院查明事實與論理的負擔，如法官在事實查明或論理時不慎遺漏，可能導致案件辦理出現瑕疵，涉及上訴的，如若僅是改判還好，如若二審法院發回一審法院重新審理，對權利人而言，原本高昂的維權成本無疑又添新負擔，而這種情況，從權利人的角度而言，是本可避免的。

綜上可見，侵權訴訟主張權利的商標數並非多多益善。侵權行為簡單明確，權利商標一枚足以涵蓋的，僅主張一枚商標即可；侵權行為較為複雜，有意模仿權利人多個不同商標的，當然可就不同的侵權行為主張不同的商標權。訴訟主張以維權的必要性為最終衡量標準，既節約權利人的成本，亦節約司法資源。那麼，商標權人的多個商標在什麼情況下可發揮作用，如何使用？如果商標權人的多個商標均為同時使用，且基於此建立了足夠的商業信譽與品牌知名度，則商標權人的其他商標可在訴訟中作為輔助證據提出，並結合其他在案事實佐證侵權行為人的主觀惡意，這在強化法官認定侵權行為人惡意的心證、爭取賠償性賠償可能等方面可發揮重大作用。

當前商標侵權訴訟當中，當事人一般采取公證取證的方式進行證據保全，加之不論是商品商標還是服務商標，權利人及侵權行為人的使用行為均有公開性，所以權利人所舉的涉及侵權事實的證據，在真實性問題上不會經受過多質疑。也許有人會問，公證書已經擺在那，甚至公證書中也附有照片或取證錄像，侵權行為還會有不明確的嗎？事實上，審判實踐當中，權利人說不明白商標侵權行為的，還真不在多數。

在權利人單個商標、侵權行為人一處使用的情況下，當然不會有太多的困難，但實踐當中往往並非如此。以餐飲服務為例，權利人可能有文字商標、圖形商標、組合商標等多個商標，而侵權行為人可能在店面門頭、菜單、餐具、店內展板、外帶包裝袋等多處以單獨或組合的不同方式對權利人的商標進行了使用。在起訴狀及庭審過程中，權利人往往因非專業人士，對侵權行為並非總能歸納並清楚分類，甚至部分專業律師對該問題不夠重視並無法明確，在法院的事實查明過程中尚賴法官提示方能意識到這一問題。實際上被訴侵權行為人的商標使用行為對於商標侵權案件而言是基本的事實，不同的使用行為對應的請求權基礎並不相同，判定標準不同，權利人舉證及論證的側重點也不同。明確侵權行為並適當分類，對於法院完整查明及認定案件事實、避免遺漏有積極作用，對權利人完善案件自身證據亦有指導作用。

在明確商標侵權行為並尋找法律依據的過程中，可能會發現一些並非商標法規制的行為，全面確定訴訟的請求權基礎。如商標法第五十八條規定，將他人注冊商標、未注冊的馳名商標作為企業名稱中的字號使用，誤導公眾，構成不正當競爭行為的，依照《中華人民共和國反不正當競爭法》處理。很多商標侵權案件中，在被告存在將原告的商標注冊為字號但未突出使用的情況下，權利人往往因忽視對侵權行為的梳理與明確，簡單地以商標侵權作為其訴訟請求，在法庭調查階段才在法院的明確下增加反不正當競爭法相關訴訟請求，這時不僅可能會面對被告提出要求答辯期的程序拖延，也因己方就此準備不充分而就該部分訴訟主張陷入被動。

賠償數額的確定曆來是知識產權案件審理中的難題，商標侵權也不例外。2019年4月23日修訂的商標法將商標侵權法定賠償上限提升為五百萬元，這體現了國家立法層面對商標權人的保護。但賠償損失畢竟是一個需要個案判斷的問題，所以在具體案件當中，權利人不能過於自信，提出不合理的賠償損失數額。

根據商標法第六十三條確定的賠償損失數額確定的方法，無論是權利人的實際損失，還是侵權人的所獲利益，都是一個事實查明問題，科學、理想的賠償制度應當是在查明事實的基礎上填平權利人的實際損失。但因知識產權的無形性、侵權行為的隱蔽性等因素，上述事實的查明在客觀上是存在障礙的，所以才有法定賠償制度的設計。但從實踐來看，權利人因該制度的存在而就其損失、侵權行為人獲利等事實主動放棄舉證證明的也不在少數。在放棄證明的基礎上，不理性的主張賠償數額的也不在少數。

2020年4月發布的《北京市高級人民法院關於侵害知識產權及不正當競爭案件確定損害賠償的指導意見及法定賠償的裁判標準》第7.1條規定，適用法定賠償確定侵害商標權行為的賠償數額時，可以綜合考慮涉案商標的顯著性、知名度、聲譽，商標權人的商品單價及利潤，被訴侵權商品的單價及利潤，被告的類型、經營方式、經營規模、侵權情節、主觀惡意等因素。參照上述規定，從司法審判的角度，對於權利人確定主張的賠償數額，有如下幾個建議：

首先，原告對賠償問題不應放棄舉證，即使無法證明確切損失，也因參照司法實踐中法官確定賠償的考量因素，初步提供相應的證據；其次，不要提出明顯不合理的損失計算標準，這在稍具生活與法律常識的人看來都會是不專業的表現，只能減低對權利人訴訟請求合理性的印象分。根據上述建議，從當事人的角度而言，應當做到不要盲目聽信沒有事實及法律依據的律師建議而主張不切實際的賠償額，代理律師建立在高賠償基礎上的律師費等費用是由當事人承擔的，即使侵權被認定，基於過高賠償數額而生的維權費用也不見得被法院全部支持；從律師的角度而言，一是要全面掌握案件事實，二是要作類案檢索，了解最新的司法政策，在此前提下給當事人提出合理化建議。

商標侵權民事訴訟涉及程序與實體問題很多，上述幾個問題是筆者在審判實踐中經常碰到的，並基於案件辦理對權利人維權提出的一些建議。